Super Mario v. Super Mario
Il est fort tentant de tout bonnement donner son nom ou son prénom à son commerce, à sa marque, histoire de souligner un rapport entre son œuvre et soi-même. C’est en quelque sorte une façon d’affirmer sa griffe, de mettre l’accent aux yeux de tous sur le fait que l’activité exercée est une émanation de soi.
D’aucuns, avec un patronyme assez distinctif, pourraient s’imaginer que leur marque basée sur leur nom les mettrait à l’abri de toute revendication, de toute appropriation voire de toute dépossession de cette marque. Que nenni ! La très célèbre affaire Inès de la Fressange a, à jamais, miné cette illusion. Pour la petite histoire, madame Inès de la Fressange en tant que salariée de la société Inès de la Fressange avait cédé des marques dont elle était titulaire à la société. Après son licenciement, elle essaiera de reprendre ses droits sur les marques cédées, marques contenant des éléments de son nom. Selon une décision de la cour de cassation en date du 31 janvier 2006, basée sur l’article 1628 du code civil, il ne pouvait pas être permis à un cédant d’être recevable dans une action visant à évincer l’acquéreur des droits sur les marques. Le fait d’opter pour son nom comme marque doit donc être une stratégie pleinement mûrie. Pour peu, que l’on ait un nom assez courant, la marque qui en découle est exposée à de nombreux challenges.
Voici qu’une décision tout droit venue du Costa Rica nous replonge dans quelques subtilités du droit des marques. Il y est certes question de l’usage de son nom comme marque. Mais surtout, ces signes en conflit mettent en exergue le principe de spécialité des marques. Concrètement, la protection d’une marque se limite aux catégories dans lesquelles elle est enregistrée. En l’occurrence, les deux marques qui s’affrontent n’ont pas été enregistrées dans les mêmes catégories, sachant que l’une peut revendiquer une certaine notoriété et l’autre, une certaine antériorité. D’un côté, nous avons Super Mario, le célèbre jeu de NINTENDO, la multinationale japonaise. De l’autre, une épicerie Super Mario qui a vu le jour en 1973 au Costa Rica, du nom de Mario Alfaro, son propriétaire initial. Si le supermarché existait sous cette dénomination bien avant Mario Bros de NINTENDO, la marque du supermarché n’avait été déposée qu’en 2013 et devait être renouvelée en 2024. C’est à cette occasion que le géant japonais s’est opposé au dépôt, estimant que la supérette du Costa Rica n’était pas en droit d’utiliser cette marque, associée à son plombier.
Le 10 décembre 2024, le registre national de la propriété intellectuelle au Costa Rica a tranché ! Il a été relevé que la marque de NINTENDO n’a pas été enregistrée pour le secteur de l’épicerie. En effet, Super Mario était plutôt enregistré pour les jeux vidéo et produits dérivés de toutes sortes. Il n’était pas question de produits alimentaires dans les catégories couvertes par la marque Super Mario de NINTENDO. Le supermarché peut donc conserver sa marque d’épicerie !
Cette décision du Costa Rica n’est pas sans rappeler une ordonnance récente de la CJUE, en date du 14 novembre 2024 (n°T-69/24), concernant l’opposition de Puma S. E à l’enregistrement de la marque Puma Acoustics. Malgré la similitude des signes dans cette affaire, les produits et les services visés par les deux marques étaient totalement différents. Le public ne risque donc pas une confusion entre les deux marques, ce, d’autant plus que Puma Acoustics cible des entreprises avec une distribution par des canaux industriels alors que Puma fait de la vente au détail dans des magasins ou par le biais du commerce électronique. Alors que la marque Puma est enregistrée pour les vêtements, la marque Puma Acoustics est enregistrée pour des matières pour l’insonorisation et des services d’établissement de plans pour la construction.
Pour en revenir à l’affaire Super Mario, l’on pourrait se demander quel intérêt la multinationale avait à placer quelque peau de banane sur le parcours d’une marque d’épicerie. Eh bien, le fait que la supérette propose désormais en ligne ses produits, non sans un certain succès, a dû jouer un rôle dans la réaction de NINTENDO. C’est de bonne guerre que la firme avait voulu protéger sa marque Super Mario de toute association ou de toute confusion avec les produits de la supérette.
La question était de savoir s’il est possible qu’un client de NINTENDO puisse penser que les produits d’épicerie sont liés aux jeux Super Mario. Pas vraiment, à en croire la décision du registre national de la propriété intellectuelle de Costa Rica. Non seulement, les catégories couvertes par la supérette et par NINTENDO diffèrent, mais il y aussi une différence de logos, de sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur.
De surcroît, la bonne foi de la supérette a joué dans la décision du registre. En dehors de cette fortuite homonymie, la stratégie commerciale ne fait aucunement référence à la marque de NINTENDO. Et soulignons le encore, la supérette existait sous cette dénomination bien avant l’apparition de Mario Bros. C’est donc aussi de bonne guerre que Carlos, l’actuel propriétaire du supermarché a voulu maintenir la marque Super Mario, une marque nommée suivant son père.
Mesdames et Messieurs, en droit des marques, tout est de bonne guerre !
Mood Music: The Real Slim Shady – Eminem – 2000
